Déchéance de la marque européenne Terminator pour défaut d’usage à titre de marque

EUIPO,  Pinballcenter GmbH / Studiocanal S.A., 12 février 2019, No. 14 586 C

Un mois après avoir prononcé la déchéance de la marque Big Mac de McDonald’s pour défaut d’exploitation, l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a décidé que l’heure du jugement dernier était venue pour la marque Terminator.

Le 7 mars 2017, la société allemande Pinballcenter GmbH a formé devant l’EUIPO une action en déchéance pour défaut d’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 001 328 Terminator détenue par la société française StudioCanal S.A. à l’encontre de tous les produits et services couverts par la marque européenne, à savoir les classes 9 (enregistrements audio et vidéo sous toutes formes), 14 (montres et horloges), 16 (produits de l’imprimerie tels qu’affiches et calendriers), 18 (sacs et portefeuilles), 21 (verres et tasses), 25 (vêtements, chaussures et chapellerie), 28 (jeux et jouets), 34 (briquets), 38 (services de téléphonie sans fil) et 41 (Production et distribution de films cinématographiques).

Il s’agissait donc de savoir si la société StudioCanal avait fait un usage sérieux et continu de sa marque Terminator en lien avec les produits et services protégés par son enregistrement.

Or, l’EUIPO a considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce, et ce, en dépit des nombreuses preuves d’usage fournies par la société StudioCanal.

En effet, l’Office a estimé que l’usage du terme Terminator apposé sur les produits dérivés du film tels que les T-shirts ou les jeux vidéo, ne permettait pas en l’espèce d’identifier l’origine commerciale des produits et services distribués sous cette même dénomination.

Dès lors, la fonction essentielle de la marque n’étant pas remplie, l’Office a prononcé la déchéance de la marque Terminator pour tous les produits et services désignés par son enregistrement.

Ainsi que l’EUIPO le rappelle dans cette décision « une œuvre artistique originale qui serait protégeable par le droit d’auteur ne peut automatiquement bénéficier de la protection accordée aux indicateurs d’origine commerciale puisque seuls les signes développant des fonctions caractéristiques de la marque peuvent jouir de cette protection ».

Reste à savoir désormais si la société StudioCanal « will be back » dans le délai de deux mois accordé pour déposer un recours contre cette décision devant l’EUIPO. Dans le cas contraire, cette dernière pourra dire « Hasta la vista Baby » à sa marque Terminator.