Nullité et déchéance de marque : état d’urgence ou pas, les nouvelles procédures sont entrées en vigueur devant l’INPI

Le 1^er avril 2020, le Directeur de l’INPI a annoncé l’entrée en vigueur des nouvelles procédures de déchéance et de nullité de marque, en application de la Loi Pacte (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Ces procédures relevaient jusqu’alors exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Elles pourront désormais être introduites devant l’INPI avec la promesse de procédures plus simples, plus rapides et moins coûteuses que leurs pendants judiciaires.

Demande en nullité – Les demandes en nullité d’une marque pour motifs absolus c’est-à-dire le non-respect des conditions de validité de la marque (article L.711-2 CPI), sont désormais de la compétence exclusive de l’INPI (article L.716-5 CPI).

Les demandes en nullité fondées sur des motifs relatifs de nullité (article L.711-3 CPI) relèvent de la compétence exclusive de l’INPI lorsqu’elles sont fondées sur certains droits antérieurs (article L.716-5 CPI), notamment : une marque antérieure enregistrée, une marque renommée, une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une indication géographique protégée, une enseigne ou un nom de domaine, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale.

Les tribunaux judiciaires conservent toutefois une compétence résiduelle notamment lorsque la demande en nullité est formée à titre reconventionnelle ou est associée à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle (contrefaçon, concurrence déloyale, responsabilité contractuelle etc.) ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées.

A noter que la demande en nullité devant l’INPI peut être fondée sur plusieurs motifs, et sur plusieurs droits, à condition que ces droits appartiennent au même titulaire, ce qui permet de centraliser la gestion des contestations qui seraient émises à l’encontre d’un dépôt.

Demande en déchéance – Dans le cadre de la nouvelle procédure en déchéance, les demandes en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque qui n’a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans relèvent de la compétence exclusive de l’INPI. De même, une demande visant à obtenir la déchéance d’une marque qui serait trompeuse ou qui serait devenue la désignation usuelle ou générique pour désigner tout ou partie des produits ou services désignés lors de son enregistrement peut désormais être introduite exclusivement devant l’INPI.

Les actions ne peuvent toutefois être cumulées c’est-à-dire qu’une seule et même demande ne peut viser à la fois la nullité et la déchéance de la marque contestée, il faudra engager deux actions distinctes.

Procédure – Ces nouvelles procédures se déroulent uniquement par voie électronique. La procédure est contradictoire, elle débute par une phase d’instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments. Des auditions orales sont toutefois possibles à l’initiative de l’INPI ou à la demande des parties. A l’issue de cette phase d’instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de trois mois. Cette décision, qui a valeur de jugement, est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente.

Ces demandes ne sont soumises à aucun délai de prescription et peuvent donc être introduites à tout moment, la seule limite étant le mécanisme de forclusion par tolérance. En effet, le titulaire d’un droit antérieur qui a eu connaissance et toléré l’usage de la marque postérieure pendant 5 années consécutives ne peut plus en demander la nullité.

D’un point de vue pratique, des taxes de procédure de 600 euros (et de 150 euros par droit antérieur supplémentaire) devront être payées à l’INPI et la durée de la procédure serait de 6 mois à 12 mois en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction.

Il s’agit à n’en pas douter d’une petite révolution dans le monde de la propriété industrielle français. Malgré les réserves de beaucoup de professionnels sur la capacité de l’INPI à absorber simultanément tant de nouvelles fonctions (rappelons que l’INPI peut également recevoir, depuis le 1^er avril, des oppositions sur brevets), qui plus est dans une période aussi troublée que la période actuelle, il est évident que la mise en place de ces nouvelles procédures simplifiées les rendra, à terme, plus accessibles aux titulaires de marques, petits et grands.